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专利侵权诉讼行为保全五大难
2020-02-20
编者按：
找到难点，其实就找准了解决问题的关键点。
天册周琳律师原创文章分享>>>
文/浙江天册律师事务所 周琳律师
行为保全，作为知识产权侵权诉讼中一种快速、有效的救济手段，近年来在知识产权领域屡有发生。但细数可见，知识产权领域的行为保全大多集中在商标、版权、商业秘密等领域，专利领域的行为保全鲜见。正可谓是行为保全难求，专利行为保全更难。
2018年12月12日，最高人民法院发布了《关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》（以下简称“《司法解释》”），其中第七条明确规定了法院审查行为保全申请应当综合考量的因素。本文结合《司法解释》以及几则专利行为保全的成功案例，具体分析专利侵权行为保全究竟“难”在何处。
难点一、专利权稳定保证难
专利权，不同于商标权、版权等其他知识产权的权利基础相对稳定，尤其是在我国整体专利质量不高的情况下，专利权的稳定性通常较低。司法实践中，因专利权被无效而导致专利侵权诉讼败诉的案件，不计其数。而无法确保专利权的稳定性，是导致专利行为保全难以成功的第一只“拦路虎”。
《司法解释》第八条亦规定了法院审查知识产权效力是否稳定应当综合考量的因素，具体到专利诉讼而言，笔者认为，应当综合考虑以下几点：（一）涉案专利的类型；（二）涉案专利的授权是否经过实质审查或申请人是否提供涉案专利的检索报告、专利权评价报告；（三）涉案专利是否经过无效宣告程序以及被宣告无效的可能性；（四）涉案专利是否存在权属争议；（五）其他可能导致专利权不稳定的因素。
需要注意的是，前述几点应当根据个案的具体情况进行综合考虑，不能孤立地认为发明专利经过实质审查就一定比实用新型专利的稳定性更高，或者实用新型或外观设计专利提供了检索报告或专利权评价报告，其稳定性就一定有保证。
例如，在深圳来电科技有限公司与深圳街电科技有限公司等侵害专利权纠纷案【案号：（2018）粤73民初1851、1852号】中，虽然涉案两件专利均为实用新型专利，但其中1851号案件的涉案专利经过四次无效宣告程序、1852号案件的涉案专利经过一次无效宣告程序，均被专利复审委维持部分有效，故广州知识产权法院认为两案的涉案专利稳定性较高。
同样，在乐清市恒达工艺有限公司与广州市拓曼司家具有限公司等侵害专利权纠纷案中，虽然涉案专利为外观设计专利，但宁波市中级人民法院亦是结合申请人提交的专利权评价报告，以及涉案专利经过两次无效宣告程序均被专利复审委维持有效的决定书，进行了综合考虑。
难点二、专利侵权判断难
任何一项专利行为保全成功的前提都应当是法院认为被申请人侵权成立或成立的可能性极大，这是专利行为保全最重要的考量因素之一，亦是难点之一。
判断被申请人侵权是否成立，需要考虑被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围以及被申请人的抗辩理由是否成立。而难点在于，专利诉讼，尤其涉通信、化学领域的专利诉讼，其所涉及的技术问题通常具有较强的专业性和复杂性，有些案件甚至还需借助技术鉴定等辅助手段才能进行侵权判断，这就极大的限制了行为保全成功的可能性。可以说，如仅从侵权成立的可能性角度来看，外观设计专利行为保全成功的可能性较发明、实用新型专利更易，机械领域类专利行为保全成功的可能性较相对复杂的化学领域、通信领域类专利更易。
例如，在深圳来电科技有限公司与深圳街电科技有限公司等侵害专利权纠纷案【案号：（2018）粤73民初1851、1852号】中，涉案专利为机械领域的实用新型专利，经过技术比对，广州知识产权法院认为被控侵权产品落入专利权人所主张的权利要求保护范围，被申请人的不侵权抗辩不成立。同样，在乐清市恒达工艺有限公司与广州市拓曼司家具有限公司等侵害专利权纠纷案中，涉案专利为外观设计专利。
当然，并非说涉通信、化学领域的专利行为保全一定不能成功，还需结合个案的具体情况进行分析。例如，在上海诺华贸易有限公司与正大天晴药业集团股份有限公司等侵害专利权纠纷案【案号：（2013）二中民初字第16629号】中，涉案专利涉及医药领域，系保护一种已有药品新的治疗用途，但北京市第二中级人民法院认为，根据被控侵权药品的说明书可知，该药品属于涉案专利权利要求中所述化学结构的可药用盐，且药品说明书中将涉案专利保护的新用途明确列为被控侵权药品的适应症之一，并在药代动力学部分提到被控侵权药品的该用途，故落入涉案专利的保护范围。
难点三、紧迫性证明难
所谓“紧迫性”，是指如不采取行为保全会使申请人受到难以弥补的损害，是专利行为保全的另一重要考量因素。关于专利行为保全具有紧迫性，应当由申请人进行举证，但司法实践中，申请人往往难以证明或者说明其即将遭受“难以弥补的损害”，故具有“紧迫性”系专利行为保全难以获得支持的最大难点。
《司法解释》第十条规定了知识产权行为保全案件中属于“难以弥补的损害”的几种情形，具体到专利诉讼而言，笔者认为，“难以弥补的损害”的判断需要结合专利所涉及的领域、被控侵权产品的特点、相关市场的状况、侵权行为的具体情况、侵权损失是否能够计算以及被申请人能否承担侵权损失等因素综合考虑。
例如，在深圳来电科技有限公司与深圳街电科技有限公司等侵害专利权纠纷案【案号：（2018）粤73民初1851、1852号】中，被控侵权产品为共享充电宝，广州知识产权法院参考了申请人提供的相关媒体报道等证据，结合日常生活经验，认为共享充电宝市场是新兴的共享经济模式之一，各企业基本处于大量投入的阶段，前期市场份额对各企业的发展至关重要，被申请人的侵权行为对申请人造成的竞争优势及市场机会丧失的损失数额难以计算，若任由被申请人在判决最终确定前实施侵权行为，必然导致损失无法弥补。
在乐清市恒达工艺有限公司与广州市拓曼司家具有限公司等侵害专利权纠纷案中，宁波知识产权法庭则是考虑到被申请人制造、销售的货物已被宁波海关扣留，而海关扣货期限有限，存在被申请人再次出口，或取回货物再次销售，给申请人造成更大损失的可能。
在雅培贸易（上海）有限公司与台州市黄岩亿隆塑业有限公司等申请诉前停止侵害专利权纠纷案【案号：（2013）三中民保字第01933号】中，北京市第三中级人民法院认为，被控侵权产品系奶粉罐，可以预计的是，被申请人主要向奶粉生产企业批发销售被控侵权产品，被控侵权产品将与奶粉一并销售给最终用户，每一个销售环节都很有可能构成对涉案专利权的侵权。而每增加一个销售环节，都会造成损失扩大，侵权行为人增多，申请人维权成本增加，维权难度加大。如果不责令被申请人立即停止被控侵权行为，即便通过诉讼最终法院支持申请人的请求，也很难制止奶粉生产企业、奶粉销售商对于被控侵权产品的销售，由此造成的损失难以计算。
在克里斯提·鲁布托与广州问叹贸易有限公司、广州贝玲妃化妆品有限公司等申请诉前停止侵害专利权纠纷案【案号：（2016）粤73行保1、2、3号】中，广州知识产权法院考虑到，本案被控侵权产品销售单价约为人民币270元，而专利产品的海外销售单价约合人民币600元。被申请人以不到专利产品售价的一半来销售与申请人专利产品具有竞争关系的被控侵权产品，无疑会抢占部分市场份额，如不颁发禁令，计划将专利产品推广到中国市场的申请人将会因此而丧失其应有的市场份额。稳固的市场一旦确定，竞争对手要想分一杯羹将要付出巨大的代价。为了与侵权者竞争，夺回被抢占的市场份额，申请人将不得不降价销售，其将难以再把因为要与侵权者竞争而降下来的产品价格重新提升到原来的水平，其市场份额将会永久性地被破坏，上述产品价格被侵蚀和市场份额的丧失所共同造成的损失难以计算。
难点四、合法权益平衡难
专利诉讼中不仅申请人的合法权益应当保障，被申请人的合法权益同样应当得到保障，虽然不采取专利行为保全可能给申请人造成难以弥补的损失，但一旦行为保全错误，同样可能对被申请人造成不可挽回的严重后果。因此，专利行为保全需要同时平衡申请人与本申请人的利益，综合考虑不采取行为保全对申请人造成的损害是否超过采取行为保全对被申请人造成的损害。
例如，在雅培贸易（上海）有限公司与台州市黄岩亿隆塑业有限公司等申请诉前停止侵害专利权纠纷案【案号：（2013）三中民保字第01933号】中，北京市第三中级人民法院认为，责令被申请人停止被控侵权行为对其造成的损害在于其无法通过被控侵权行为谋取利益，损失数额是可以预见的。不责令被申请人停止被控侵权行为，被控侵权产品一旦流入市场，对申请人造成的损失难以计算，维权成本过高，申请人也难以在涉案专利权有效期内正常行使权利。因此，不责令被申请人停止被控侵权行为对申请人造成的损害大于责令被申请人停止被控侵权行为对其造成的损害。
难点五、公共利益考量难
专利权作为私权，一般来说，除了在特殊的行业和领域外，申请人与被申请人之间的专利侵权纠纷不会涉及社会公共利益，但专利行为保全仍需考虑是否损害社会公共利益。
例如，在深圳来电科技有限公司与深圳街电科技有限公司等侵害专利权纠纷案【案号：（2018）粤73民初1851、1852号】中，广州知识产权法院认为，本案被控侵权产品属于共享充电租赁设备，并非涉及公众健康、环保及其他重大社会利益，且除被控侵权产品外，市场上还有其他共享充电宝厂商铺设的充电宝设备可供使用，责令停止侵权行为并不会对广大使用充电宝的客户的利益即社会公共利益造成极大的影响。
同样，在上海诺华贸易有限公司与正大天晴药业集团股份有限公司等侵害专利权纠纷案【案号：（2013）二中民初字第16629号】中，北京市第二中级人民法院认为，虽然被控侵权药品涉及医药领域，但即使采取行为保全并不会影响被控侵权药品在其它医药用途方面的应用，即不会对其它医药用途相关疾病的患者用药产生影响，不会损害社会公共利益。
云知队 由天册律所合伙人、杭州律协知识产权专业委员会主任（2015-2023） 罗云律师 领衔组建，专注知识产权争议解决紧密协助的高效团队。 如需了解 云知队 更多信息，请点击链接>>>
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