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专利权属诉讼中常见问题的司法认定

2024-01-15

编者按:


随着企业之间技术人员的流动日趋增加,涉及离职员工职务发明的专利申请权、专利权权属纠纷也愈发频繁。近期,云知队收到了20多件最高人民法院涉及专利(申请)权权属纠纷的二审判决书,该系列案件始于2020年,发生于相同的原、被告公司主体之间,两审持续三年有余。其中,正因涉及发明人数量众多,涉案专利申请日跨度时间大,情况较为复杂多变,故原、被告双方的争议焦点除了专利权属纠纷中常见的“相关性”问题外,还涉及了发明创造完成时间、实际发明人等相关问题。


现我们结合本系列案的相关判决,对与专利权属纠纷案件中常见的几个问题进行梳理,以便了解最高院针对相关问题的最新司法认定。


一、关于职务发明的法律依据

《专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人”。


《专利法实施细则》第十二条第一款【新修订《专利法实施细则》第十三条第一款】规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:


(一)在本职工作中作出的发明创造;

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。


对此,因企业技术人员离职所引发的专利权属纠纷,主要适用的是“劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。


二、关于发明创造完成时间的认定

涉案专利的完成时间是指发明人对其发明创造形成完整技术方案的时间,该时间通常早于申请人就其作出的发明创造提出专利申请的时间,原则上可以通过研发记录等予以证明。但在缺乏相应研发记录等直接证据的情况下,专利申请时的技术交底书、专利申请文件、专利申请日等可以作为发明实际完成时间的参考。例如,部分案件中,原告申请法院向专利代理机构调取了涉案专利技术交底书的发送邮件,法院即认定技术交底书的邮件发送时间作为发明创造的完成时间;在没有对应技术交底书或其它证据的部分案件中,法院则以专利申请日作为发明创造的完成时间。


此外,部分案件中,涉案专利的申请日远远超出发明人离职时间一年,但原告仍然试图主张该部分专利技术方案与完成时间在离职一年内的专利技术方案相同,从而认为该部分专利的完成时间亦在一年以内。


对此,最高院认为,对在先专利中记载的技术方案进行改进,进而申请新的专利权(改进型专利),在实践中较为普遍,符合科技创新发展的规律。只要该新的技术方案符合专利授权的要件即可获得专利权。不能简单地将在先专利的申请日或完成日等同于新专利技术方案的完成日期,还需判断在先专利与新专利的技术方案是否属于相同的技术方案。经查,原告所主张的在先专利与涉案专利记载的技术方案并不完全相同,不属于相同的技术方案,故涉案专利的实际完成日仍然应当以涉案专利的申请日为准。


三、关于发明创造实际发明人的认定

关于发明创造的发明人,在没有其它相反证据的情况下,通常推定为专利授权公告文本所记载的发明人,对此,如原告主张在专利授权公告文本所记载的部分发明人或者其它第三人为涉案专利的实际发明人,或者被告主张专利授权公告文本中记载的发明人实际参与了涉案专利的研发,应当进行举证。


例如,本系列案件中,专利授权公告文本中记载的发明人为A、B、C或A、B或A、C或B、C,无论哪种情况,原告均主张涉案专利的实际发明人仅为A,A对涉案专利发明创造起到核心作用,认为B、C不具备相应领域的研发能力和研发经验,但对此主张,原告并未进行任何举证。


相反,为证明B、C具备相应的研发能力并且实际参与了涉案专利的研发过程,被告积极对于B、C在入职原告工作前的教育、学习、比赛以及工作经历进行举证,并对二人参与涉案专利发明创造的研发过程、技术资料进行举证。

在此基础上,最高院最终认为,B、C均具备相应技术领域的研发能力且实际参与了涉案专利发明创造的研发,原告否认B、C对于涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献的主张,均不予支持。


四、关于发明创造与本职工作相关性的认定

关于发明创造与本职工作的“相关性”认定,小编在办理本系列案件时,曾检索过大量类似案例,发现司法实践中有关于“相关性”的认定尺度,从最开始的“技术领域相关”渐趋严格。其中以最高人民法院158号指导案例最为典型。


在最高院158号指导案例中,法院明确总结了“有关的发明创造”的几点参考因素:一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容,包括工作职责、权限,能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等;二是涉案专利的具体情况,包括其技术领域,解决的技术问题,发明目的和技术效果,权利要求限定的保护范围,涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等,以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系;三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动,或者是否对有关技术具有合法的来源;四是涉案专利(申请)的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释,相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度,需要的研发投入,以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件,是否有证据证明其开展了有关研发活动等。


但在本系列案件中,小编认为最高院的裁判尺度似乎又有所扩大。


最高院认为,对于相关性的认定,如果有证据证明离职人员基于工作职责、权限,能够接触、控制、获取的技术信息与诉争发明创造的技术领域、技术主题、技术构思等具有延续性和传承性,即可推定诉争的发明创造与离职员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务具有相关性,一般不要求二者在具体技术问题、技术效果、技术手段、技术方案等方面具有一致性。


五、关于外观设计专利权属纠纷案件中“相关性”的认定


在本系列案件中,还有两件发明创造涉及外观设计专利,浙江省高级人民法院在判断涉案专利与发明人本职工作相关性时,还指出了外观设计专利相关性的判断与发明或实用新型专利的差异性。


浙江省高级人民法院认为,158号指导案例系针对发明或实用新型专利的权属判定明确了相应的裁判规则,与本案诉争的外观设计专利权属的判断规则具有一定区别,有关外观设计专利的相关性考量,不能限缩为外观设计专利的侵权比对,亦不同于发明或实用新型专利权权属争议中相关性的判断要点,而是要着重考量在先外观设计元素、设计风格等的综合应用及延续性是否在前后设计工作中得以体现。该案中,法院认为涉案专利与发明人在原告公司担任的本职工作内容相比,都涉及同领域产品,在设计元素上存在一定的关联性和延续性,且部分设计元素在本职工作的在先设计中也有所体现,故具有相关性。



供稿:周琳律师



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