来源：知产宝

裁判要旨

1、将他人在先销售的产品外观申请外观设计专利，违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为，以此获得的外观设计专利权提起侵权诉讼进行索赔，意图使他人受到财产或信誉上的损害，使他人陷入不利的境地，在诉讼中又放弃了诉讼请求的，是恶意提起知识产权诉讼的滥用诉讼权利的行为。

2、应对方为了应对恶意诉讼支付的代理费、公证费等合理支出，是由滥用诉讼权利行为直接导致的，属于恶意诉讼造成的损害后果，应当予以赔偿。

——党晓林，吴梓菲

北京知识产权法院

民事判决书

当事人信息

原告：约翰迪尔（中国）投资有限公司。


法定代表人：刘镜辉，董事长。
委托诉讼代理人：党晓林，北京三友知识产权代理有限公司专利代理人。
委托诉讼代理人：吴梓菲，北京市万瑞律师事务所律师。

被告：赵国辉。


被告：约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司。


法定代表人：赵国利。

审理经过

原告约翰迪尔（中国）投资有限公司（简称约翰迪尔中国公司）诉被告赵国辉、约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司（简称约翰迪尔丹东公司）因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告约翰迪尔中国公司的委托诉讼代理人党晓林、吴梓菲到庭参加了诉讼，被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司经本院依法传唤未到庭应诉。本案现已审理终结。

原告诉称

原告约翰迪尔中国公司的诉讼请求为：1、请求法院判令被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司的行为属于恶意诉讼，构成不正当竞争行为；2、请求法院判令被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司赔偿原告约翰迪尔中国公司经济损失共计12.997万元；3、判令被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司向原告约翰迪尔中国公司公开赔礼道歉。

事实与理由：被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司于2015年5月8日以其申请的ZL201430181353.7号外观设计专利（简称涉案专利）提起专利侵权之诉，北京知识产权法院受理该案，案号为（2015)京知民初字第817号（简称涉案案件)。后涉案专利被全部无效，赵国辉与约翰迪尔丹东公司撤回涉案案件的起诉。约翰迪尔中国公司认为赵国辉与约翰迪尔丹东公司将其产品的外观设计进行专利申请，然后恶意利用该专利向约翰迪尔中国公司提起侵权诉讼。约翰迪尔中国公司因该恶意诉讼受到了损失，这些损失包括但不限于为应诉支付的律师费和提起无效宣告的相关费用。这种恶意诉讼行为应予以规制。

被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司未到庭应诉，亦未提交书面答辩状。

本院查明

本院经审理查明：约翰迪尔中国公司在中国销售的润滑油使用的圆筒形外包装与涉案专利的造型基本一致。在2010年第12期公开出版发行的《现代化农业》期刊上，约翰迪尔中国公司在其广告中展示了该圆筒形外包装的润滑油。圆筒形外包装上显示有“跳跃的鹿”标识，该标识为约翰迪尔中国公司的关联公司迪尔公司所享有的注册商标，且约翰迪尔中国公司经授权有权在中国使用该商标。

2014年6月13日，赵国辉向国家知识产权局专利局申请了涉案专利，该专利于2014年10月15日授权公告。涉案专利主视图显示，该专利圆筒主体的右上部有一个“跳跃的鹿”的标识，与迪尔公司所享有的注册商标图案一致。

2014年12月15日，佳木斯市工商局向阳（东）分局作出佳向（东）工商处字009号行政处罚决定书（简称行政处罚决定书）。该行政处罚决定书认定佳木斯市向阳区鸿运收割机配套产品销售部及张春鸿销售的润滑油外包装使用“跳跃的鹿”商标，因而侵犯迪尔公司注册商标专用权。经查明，该批侵权润滑油系自2014年2月起从兰西佳联迪尔油脂化工有限公司（法定代表人为赵国利）处购进。赵国利及赵国辉作为佳木斯市向阳区鸿运收割机配套产品销售部及张春鸿的代理人参加了佳木斯市工商局向阳（东）分局举行的听证会，在陈述申辩中认可该批被控侵权产品从其处购进。

2015年5月8日，赵国辉与约翰迪尔丹东公司向本院提起诉讼，主张约翰迪尔中国公司生产、销售、许诺销售的几款润滑油系列产品的包装桶侵犯了赵国辉享有专利权的涉案专利，故而请求本院判令约翰迪尔中国公司停止侵权，销售被控侵权包装，向其赔礼道歉并赔偿经济损失及合理支出共计306_1357万元。

2015年7月2日，约翰迪尔中国公司向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出专利无效宣告请求，并提交其在2010年第12期公开出版发行的《现代化农业》期刊广告中的圆筒形外包装作为对比设计，主张涉案专利不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十三条第二款的规定，即涉案专利与对比设计相比没有明显区别。专利复审委员会经审查认为：涉案专利与对比设计具有相同的油桶形状，正面贴标设计极其接近，虽然字母不同，但作为图案考虑，仅为局部细微变化，对整体视觉效果不足以产生显著影响；对比设计虽没有公开除立体图以外其他视图，但涉案专利主视图以外其他视图中贴标排练设计属于惯常设计，在油桶形状及正面标贴图案设计相同的情况下，涉案专利与对比设计相比不具有明显区别，不符合专利法第二十三条第二款的规定。因此，专利复审委员会最终作出第29201号无效宣告请求审查决定书（简称无效决定书），宣告涉案专利全部无效。

2016年8月1日，赵国辉与约翰迪尔丹东公司就涉案案件向本院书面申请撤回起诉，本院依法予以准许并作出相应民事裁定书。

另查，北京三友知识产权代理有限公司向上海图书馆支付资料费3840元，向北京市中信公证处支付公证费5720元，向国家知识产权局支付无效宣告请求受理费1500元。另外，迪尔公司向北京三友知识产权代理有限公司就涉案案件及涉案专利的无效宣告请求分别支付了66190元及63780元。

以上事实，有《现代化农业》2G10年第12期、涉案专利授权公告文本、行政处罚决定书、起诉状、民事裁定书、无效决定书、资料费发票、公证费发票、国家知识产权局专利收据、邮件及当事人陈述等证据在案作证。


本院认为：

根据各方诉辩主张，本案争议焦点在于赵国辉与约翰迪尔丹东公司起诉约翰迪尔中国公司侵害涉案专利权（即涉案案件）的行为，是否构成恶意诉讼。

《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。”《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定：“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”

依照上述法律规定，本院认为，所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3、具有实际的损害后果；4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。

对于上述要件1，所谓“提出了某项请求”，通常是指提出请求的一方当事人利用法律赋予的诉讼权利，提起了知识产权诉讼，并且已将另一方当事人拖入了诉讼程序中，也即是受诉法院已经受理该案并已向另一方当事人送达了应诉通知；所谓“以提出某项请求相威胁”，是指提出请求的一方当事人在起诉状中明确提出了某项请求，使另一方当事人陷入了一种不利的境地，而后又在诉讼程序中变更或放弃了该请求的行为。本案中，赵国辉与约翰迪尔丹东公司在涉案案件中起诉约翰迪尔中国公司侵害其涉案专利，并要求约翰迪尔中国公司停止侵权、赔偿损失，后又以撤诉方式放弃了全部诉讼请求，可以视为其已完成提出具体诉讼请求相威胁的行为。

对于上述要件2,所谓恶意，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的的方式，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。《中华人民共和国民法总则》第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。本案中，根据《现代化农业》2010年第12期的内容可知约翰迪尔中国公司及其关联公司在中国境内已经在先使用了与涉案专利外观基本一致的润滑油外包装。结合行政处罚决定书、涉案专利授权公告文本与无效决定书可知赵囯辉与约翰迪尔丹东公司的法定代表人赵国利在已经明知约翰迪尔中国公司在先销售的润滑油外包装造型的情况下，仍将与其造型基本一致的外包装申请为自己的外观设计专利，且在外观设计专利的图样上使用约翰迪尔中国公司的关联公司享有注册商标专用权的标识，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。作为恶意申请涉案专利的被告应当知晓由于我国专利法对外观设计专利不进行实质审查，因此该专利可以被授权公告。在明知涉案专利与约翰迪尔中国公司的现有设计基本一致，缺乏权利基础的情况下，赵国辉与约翰迪尔丹东公司仍主张约翰迪尔中国公司的现有设计侵害其涉案专利权，并意图使约翰迪尔中国公司受到财产或信誉上的损害，该行为已经构成滥用诉讼权利，属于恶意诉讼。

对于上述要件3，因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷作为另一起知识产权诉讼所引发的纠纷，如果该诉讼并未对当事人造成损害后果，后一纠纷可能就没有存在的必要。对本案而言，约翰迪尔中国公司为应对赵国辉与约翰迪尔丹东公司提起的专利侵权诉讼及对涉案专利进行无效宣告请求所支付的代理费、公证费、资料费等费用，的确属于诉讼的合理支出项，也即是该诉讼确实造成了约翰迪尔中国公司经济损失的损害后果。

对于上述要件4,也就是侵权行为与损害后果之间具有因果关系，即损害后果如社会声誉的降低、财产的损失等均是由对方当事人滥用诉讼权利的行为所导致。本案中，考虑到专利案件的复杂性，约翰迪尔中国公司为维护自身合法权益聘请代理人应对诉讼，符合常理，其所支付的代理费及为应对诉讼而进行举证工作所支出的公证费、资料费亦属必要。上述费用与赵国辉与约翰迪尔丹东公司恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。

综上所述，赵国辉与约翰迪尔丹东公司在明知其请求缺乏正当理由的情况下，对约翰迪尔中国公司恶意提起专利侵权诉讼，致使约翰迪尔公司在诉讼中支付的代理费、公证费、资料费等经济损失，应当予以赔偿。由于约翰迪尔中国公司提交的代理费并无票据支持，仅有其关联公司与代理机构的往来邮件中列明的费用。因此，本院对约翰迪尔中国公司主张的代理费用的支出不能全部支持。考虑到在涉案案件中确有代理人出庭应诉的情况，本院将综合考虑赵国辉与约翰迪尔丹东公司的恶意程度、侵权性质、损害范围等因素，酌情确定其赔偿约翰迪尔中国公司经济损失的合理数额。至于约翰迪尔中国公司主张其在对涉案专利提出无效宣告请求行政程序中所支出的费用，因该部分支出并非赵国辉与约翰迪尔丹东公司恶意提起涉案案件所导致的约翰迪尔中国公司的必要支出，与侵权行为并无直接的因果联系，因此，本院对该部分费用不予支持。至于约翰迪尔中国公司要求赵国辉与约翰迪尔丹东公司赔礼道歉的诉讼请求，鉴于赵国辉与约翰迪尔丹东公司在涉案案件中最终申请撤回起诉，且涉案专利亦被宣告无效，故对约翰迪尔中国公司的声誉并未造成实际损害。因此，本院对该项诉讼请求不予支持。

裁判结果

综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条之规定，本院缺席判决如下：

一、被告赵国辉、约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内，连带赔偿原告约翰迪尔（中国）投资有限公司经济损失十万元；

二、驳回原告约翰迪尔（中国）投资有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费二千八百九十九元，由原告约翰迪尔（中国）投资有限公司负担八百九十九元（已交纳），由被告赵国辉、约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司共同负担二千元（于本判决生效之日起七日内交纳）。

如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市高级人民法院。

审    判   长  袁    伟
人民陪审员  杨淑兰
人民陪审员  韩树华
二〇一八年三月二十三日
法官助理  何    昊
书    记   员  李晓帆