“卡斯特”商标系列纠纷启示录

文 | 浙江天册律师事务所 郑金晶 罗云

葡萄酒行业最大的商标之争落下帷幕。日前，最高院对张裕卡斯特确认不侵犯商标权一案作出再审裁定，依法驳回李道之等的再审申请。卡斯特与李道之的从商标行政到侵权诉讼，战火多次烧到最高院的法庭之上。十年间，人们始终对这一场旷日持久的纠葛始终保持着关注与话题的热度。只是在不同的案子中，我们虽然谈论卡斯特，却是不同的焦点。借此机会，我们不妨梳理一下“卡斯特”商标之争的始末。

CASTEL集团最早于1949年由9个兄弟姐妹在波尔多创立，1998年进入中国。在创始人皮埃尔•卡思黛乐（Pierre CASTEL）的推动下，CASTEL集团逐渐发展成为法国和欧洲的第一大葡萄酒生产商，并进入了世界130个国家的市场，成为赫赫有名的国际化家族企业。1998年，李道之还在温州五金交电化工集团公司工作，该公司向国家商标局提交了“卡斯特”商标申请，2000年获得核准，核定使用在第33类果酒等商品上。2001年，法国CASTEL集团联手烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司推出“张裕卡斯特”葡萄酒时，忽略了Castel中文音译商标的注册。2002年，温州商人李道之从其原公司受让获得“卡斯特”商标。

一、 撤三复审行政纠纷：公开真实的使用行为即为商标使用

2005年7月，法国卡斯特公司以连续三年不使用为由，向商标局申请撤销争议商标。但由于李道之提供了与班提公司于2002年6月1日签订的商标使用许可合同，班提公司于2002年、2004年销售卡斯特干红葡萄酒的增值税发票等证据。商标评审委员会认为，李道之自2002年6月1日起许可班提公司在葡萄酒商品上使用争议商标，班提公司分别在其销售葡萄酒的增值税专用发票上使用了争议商标，属于商标使用，因此维持了争议商标的注册。

业内对此案的关注点在于 “商标使用是否必须为合法使用”。早期的司法实践中，法院一般认为只有合法的使用才构成商标法意义上的使用行为，违反法律规定的使用行为不属于商标使用，自然也不受商标法的保护。此案中，法国CASTEL公司在再审请求中提出，“三年不使用”中的商标使用仅指“合法使用”，而不包括“违法使用”。而李道之并未提供任何证据证明班提公司具有合法进口及销售的资格，并未提供任何证据证明其进口的葡萄酒取得了上海市相关行政部门出具的批发和零售许可证，并未提供任何证据证明其销售的葡萄酒的质量合格。因此，法国CASTEL公司认为非法销售过程中产生的发票显然不能作为争议商标合法使用的证据。但最高人民法院认为，“只要在商业活动中公开、真实的使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，不宜认定注册商标违反该项规定”[1]。这一表述微妙地将合法使用的界限划定在“限于商标法律规定”，至于使用行为是否违反其他方面的法律规定，并非由商标法调整。商评委法律事务处臧宝清处长在其《我用故我在——撤销三年不使用商标条款适用现状评析》专栏中也这一问题予以明确：对合法的界定，反映了实务部门更倾向于将商标使用作为一种事实的确认，而不过分纠结于使用事实以外的其他因素。

二、撤销争议行政纠纷：因举证不力而落空的“CASTEL”驰名商标

在撤三纠纷之后，法国CASTEL公司于2008年12月24日又以翻译世界驰名商标（《商标法》第十三条）、损害在先字号权利、恶意抢注在先使用并有一定知名度商标（《商标法》第三十二条）及违反诚实信用原则等理由提起商标撤销程序。而此时的2008年早已超过“卡斯特”争议商标注册之日起五年的法定时限。同时，法国CASTEL提交的证据也不足以证明其商标在争议商标申请注册之前达到驰名程度。从商标行政转入行政诉讼之后，法国CASTEL确认放弃以“《商标法》第三十一条”（现第三十二条）主张权利。然而，虽然全力主张认定驰名商标，法国CASTEL的举证似乎仍然显得绵软无力。

法国CASTEL在撤销程序及诉讼中的全部举证

• 1、“CASTEL”商标的国际注册证以及在世界上申请注册情况

• 2、烟台张裕集团有限公司的函件

• 3、2002年1月7日有关公司投产及相关产品的网页打印件、2003年5月15日账单

• 4、2003年4月21日的外国（地区）企业常驻代表机构登记证

• 5、2009年上海市统计登记证

• 6、2003年10月27日温州市工商局行政处罚决定书

• 7、2009年自理报检单位备案等级证明书

• 8、2004年出版的《世界酒志》相关介绍

• 9、2009年著作权登记证书

• 10、2010年公证书

• 11、2003年4月9日卡斯特公司上海代表处成立申请文件

• 12、法国总理2009年12月9日访问中国前向卡斯特企业集团主席发出的邀请信

• 13、法国国务秘书及对外贸易负责人2009年11月10日致卡斯特企业集团主席的信

• 14、2008年12月/2009年1月《法国葡萄酒杂志》对卡斯特企业集团主席的介绍

至此，法国CASTEL已陷入极其被动的境地。自然，结果是令人无奈的。认定商标达到驰名程度，需要综合该商标使用和宣传的持续时间、程度和地理范围等多种因素，通常需要提交大量证据。而法国CASTEL公司提供的多份证据的形成时间都在争议商标的申请日后，无法证明在争议商标申请日前 “CASTEL”商标在中国大陆使用的情况，即便是申请日前的证据也无法证明“CASTEL”商标通过使用在中国大陆具有很高的知名度，已经成为驰名商标。因此，未能举证证明相关事实只能承担举证不能的法律后果。

回顾这场劳心费神的拉锯战，恐怕要检讨开局不利埋下的三大恶果——法国CASTEL公司1998年进入中国，2001年与烟台张裕合资，既忘记注册“CASTEL”中文音译商标，又忘记在5年之内以在先权利提出商标无效，还在驰名商标的认定中举证不力。作为世界知名企业，这一连串的“错误”令人匪夷所思。这也给所有企业敲响警钟，进入市场前请把知识产权吃透！

三、商标侵权纠纷：3373万到50万的惊天逆转

2009年，李道之手握价值连城的“卡斯特”商标开始进攻法国CASTEL。而这一役在网络上掀起了不小的波澜。一、二审法院均支持了令人咋舌的3373万天价赔偿，但最高院逆转案情走向，判决了法定赔偿50万。金额相差之大，真要惊掉了下巴！这一重磅消息一度在网络上引发热议。有人称，法国CASTEL虽败犹胜。

从判决文本看，最高院以6000多字的长篇幅专门论述赔偿数额的确定。其首先否定了一、二审法院以案外人利润率为依据的计算方案，理由如下[2]：1.没有确切证据证明不同的市场经营主体可以进行利润率的推定；2.赔偿数额应当与侵权行为之间具有直接的因果关系，但难以认定法国CASTEL所获得的利益全部系侵害李道之、班提公司商标权所致；3.李道之、班提公司并未举证证明其因为法国CASTEL之行为所受到的损失；4. 双方当事人均未提供侵权商品销售具体数量或者权利人因侵权所造成商品销售减少量的相关证据。[3]其后，最高院认为赔偿数额的具体确定需要通盘考虑当事人双方的历史纠葛及谈判过程、法国CASTEL被诉侵权行为表现形式及其是否具有恶意、“卡斯特”商标的使用及知名度情况、法国CASTEL生产的葡萄酒的知名度情况、卡斯特”商标许可费等情况。在最高院提出考虑的五个视角中，法国CASTEL情有可原，难以认定其具有恶意，具体表现为：“CASTEL”是法国公司企业名称的主要部分，也是其公司法定代表人的家族姓氏，对应中文翻译为“卡斯特”具有合理性，尽管如此，法国CASTEL也及时放弃了对卡斯特中文企业名称的使用。另一方面，根据本案证据，被诉侵权行为发生之日“卡斯特”商标并不具有较高的知名度，然而法国CASTEL的葡萄酒可以确认具有较高知名度。同时，李道之与班提酒业的商标许可合同中也并无相关许可费条款。综上，法院酌情确定赔偿数额为50万元。

我们可以确认，最高院是在通过司法裁判向人们传达不支持“不劳而获”的价值取向。虽然判决书并未评述李道之一方的行为，但抢注“卡斯特”商标并以之为权利依据先后起诉家乐福、沃尔玛等诸多销售商获赔，这些行为背后的动机早已不言自明。因此，最高院在判赔上格外“体谅”法国CASTEL公司——“判定赔偿数额时，被诉侵权人的使用方式等是否具有恶意是应该着重考虑的因素”。[4]

四、确认不侵权纠纷：张裕•卡斯特不堪其扰下的反击

2001年9月3日，张裕股份公司与法国CASTEL下属VASF有限公司合资成立了“张裕卡斯特”，目的在强强联合，占领中国境内外高档葡萄酒市场。但2005年9月和10月，李道之一方向张裕卡斯特发出侵犯其商标权的律师函；2009年6月1日，再发布律师声明，称任何单位和个人未经许可，在葡萄酒等酒类商品上单独或突出使用“卡斯特”文字的行为均属于侵权或假冒行为。这使得张裕卡斯特的权利处于不稳定的状态。因此，张裕卡斯特提起确认不侵权之诉。

本案的关键在于“张裕卡斯特酒庄”、“张裕·卡斯特酒庄”与“卡斯特”商标之间是否构成商标法意义上的近似。山东省高级人民法院认为，判断是否构成商标侵权意义上的近似，不仅要比较相关标识在字形、读音、含义等构成要素上的近似性，还要考虑其近似是否达到足以造成市场混淆的程度。首先，张裕卡斯特的企业字号是基于张裕股份公司与卡斯特集团VASF公司之间的合作关系具有正当性和合理性；其次，张裕卡斯特在注册企业字号时主观上并无攀附“卡斯特”商标商誉的意图；再次，张裕卡斯特对其字号“张裕卡斯特酒庄”的使用与李道之及上海卡斯特对“卡斯特”商标的实际使用情况存在明显区别；最后，“张裕卡斯特酒庄”与“卡斯特”代表的产品已经形成了各自的市场格局，相关公众可以将二者区分开来。[5]此案入选了2015年中国法院50件典型知识产权案例，其代表意义不言而喻。

综上，在卡斯特相关的纠纷中，具体的法律适用似乎并不是最核心的看点。法院展现出的司法导向倒是耐人寻味。

勤诚获利，不义不取。法律有其尊严也有其底线，条文虽然是刻板不变的方块文字，但法官的说理却可以赋予其与时俱进的生命活力。虽然法国CASTEL仍然要为自己的重大失误埋单，但法院并不会因此就成为“不义之财”的点钞机。知识产权值得尊重，但知识产权不能成为钻营牟利的工具，法庭也不是商人游戏的角逐场。

文/浙江天册律师事务所 郑金晶 罗云

（图片来源于网络）

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[1]最高人民法院（2010）知行字第55号行政裁定书

[2]最高人民法院（2014）民提字第25号民事判决书

[3]《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条、十五条规定了两种计算方式：1、根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润；2、根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。

[4]最高人民法院（2014）民提字第25号民事判决书

[5]山东省高级人民法院（2013）鲁民三终字第155号民事判决书