来源：知识产权那点事

文/ 蔡伟  福建省高级人民法院

商标在先使用抗辩是商标侵权诉讼中一种常见的抗辩类型。《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。前述法律虽然对商标在先使用抗辩的构成要件作出规定，但仍显原则，在配套的司法解释没有作出进一步细化规定的情况下，关于商标在先使用抗辩的一些问题在具体案件中的适用和判断上仍存在不少分歧。

相关案例介绍

原告阿某波食品有限公司（下称阿某波公司）系第8542616号“深海”文字商标的所有权人，核定使用商品包括第29类的紫菜等。商标的注册日期为2012年9月14日。被告福州某林食品有限公司（下称某林公司）在其生产的四款紫菜产品的外包装上标注有“深海紫菜”字样，并使用了被告自有商标“海之林”、“金海林”。阿某波公司起诉认为某林公司在相同产品的外包装上突出使用与其商标完全相同的“深海”标识，构成商标侵权。某林公司辩称阿某波公司系恶意抢注商标，其使用“深海”二字系对商品特点的描述性正当使用，且其在2002年前就已经在使用“深海”字样了，并提交了相关的使用证据。故被告辩称其属于在先使用，依法不构成商标侵权。

福州市中级人民法院经审理认为，阿某波公司商标目前尚在有效期内，应受法律保护。某林公司在所销售的其中两款紫菜产品外包装上突出使用“深海”字样，容易导致混淆，应认定构成商标侵权。据此判令海林公司停止侵权、赔偿损失。某林公司不服一审判决提起上诉。福建省高级人民法院二审审理查明，某林公司自2002年开始在其生产的紫菜产品的交易单据上、商品外包装图片上使用“深海紫菜”字样。二审法院据此认为，由于尚无专业协会或者行政管理部门对“深海”属于描述紫菜产品的质量、特性作出专业认证或官方认定。故现有证据尚不足以证明某林公司使用“深海”字样的内容属于描述性合理使用。但某林公司在本案中提供的证据足以证明其早在2002年即开始生产销售带有“深海”字样的紫菜产品。该持续性的使用行为已经使“深海”文字成为有一定影响的标识。且某林公司在原告商标申请注册后并没有超出原有使用范围。故某林公司关于在先使用的抗辩成立，据此，二审法院撤销原审判决，改判驳回阿某波公司的全部诉讼请求。

法官观点

本案的争议焦点主要涉及被告主张的商标在先使用的抗辩能否成立，但对于在先使用抗辩的法律性质、具体包含哪些法定要件、具体个案中如何适用规定、对“原有范围”应作何理解等都是案件之外需要进一步思考的问题。

1.商标在先使用抗辩的法律性质

商标在先使用抗辩在法律层面目前仅见于前述商标法第59条第3款的规定。该款规定的立法目的就是在商标注册的基本原则之外，保护那些虽已在先使用但未注册的商标使用人的权益，赋予其在符合法定条件下在一定范围内继续使用该未注册商标的权利。关于在先使用的法律性质如何界定，在学术界和实务界均存在争议，有主张民事权利者，认为“其他有一定影响的未注册商标在先使用的性质是民事法益，具有使用权、请求权、抗辩权的权能”。也有认为是消极性的抗辩权的。最高法院法官认为：“立法者将先用权问题设置在侵权行为认定条款之后、正用抗辩条款之中的目的，显然是将其作为不侵害商标权的抗辩事由之一，而并非授予先用者援引该条款获得排他性保护的权利。”[1]最高法院在林明恺与富运经营部、美凯龙公司侵害商标权纠纷再审案[2]（下称林明恺案件，该案入选《最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）》）中认为商标法第59条第3款规定的内容是商标法针对具体情况而作出的在先使用人不侵权抗辩事由。可见，无论是最高法院法官的个人观点还是最高法院在裁判中所分析的理由，均是认可在先使用抗辩应属于一种消极性的不侵权抗辩事由。

2.商标在先使用抗辩的构成要件

从商标法该条款的字面意思理解，在先使用抗辩需满足以下要件：第一，该在先商标使用人先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似的商标；第二，通过在先使用人的使用，使得该未注册商标具有一定的知名度，相关公众在商标标识与所使用的商品或服务之间产生了对应联系；第三，该在先使用人在原使用范围内使用该商标。关于在先使用的法定要件，由于商标法的规定较为原则，缺乏相应的司法解释作细化补充，所以在具体适用中，对相关要件的把握仍然有一定争议。主要争议则是围绕“在先使用的时间界限”“有一定影响”和“原使用范围”等应当如何掌握的问题。

第一，关于“在先使用的时间界限”要件的认定。从商标法规定的字面意思来看，在先使用的时间只要满足早于权利人商标的注册申请时间即可。但从林明恺案件的裁判观点来看，最高法院认为在先使用的时间点不仅需要在商标注册人申请商标注册时已经使用商标，还需要先于商标注册人使用，也就是所谓的“双优先”。《国家知识产权局关于<商标法>第五十九条第三款法律适用问题的批复》规定：“适用该款规定，在先使用人须同时满足以下五个要件：一是在商标注册人申请商标注册前已经使用；二是先于商标注册人使用；三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到有“一定影响”的程度；四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；五是商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识”。从批复内容来看国知局也是持“双优先”这个观点。司法实践中持相同观点的案件还有广西南宁中院审理的华润知识产权管理有限公司与桂林桂益房地产开发有限公司侵害商标权纠纷案。[3]但也有法院认为，使用人原则上需要满足先于商标注册人使用这一要件，但是如果不能证明使用人具有侵权过错，则即使用人晚于商标注册人使用商标，在先使用抗辩亦可成立。如北京知产法院审理的北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷案（下称588号案件）。[4]法院认为：并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。

第二，关于“有一定影响”要件的认定。对未注册商标进行保护的目的就在于保护在先使用人对未注册商标享有的商誉，所以要求该商标具有一定的影响，具有一定的知名度。关于“有一定影响”的要件判断，实践中在理解和标准掌握上存在一定争议。商标法多个条款和反不正当竞争法均对“有一定影响”这一法律要件作出规定，但在内涵和外延上是否一致则存有争议。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条规定：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”但该条主要是针对商标法第32条的“有一定影响”作出的进一步解释，而商标法第32条是在先使用权排除他人恶意抢注注册商标的条款。但笔者认为，从法律体系的完整性和一致性解释出发，前述司法解释的规定在在先使用抗辩的认定中可以参照适用。故在具体案件中，在先使用人能够证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，当然属于商标法第59条第3款中在先使用有一定影响的商标，如果在先使用人能够证明其中之一的，例如有一定的持续使用时间或有一定的销售区域或有一定的销量或投入了广告宣传的，也可认定为有一定影响。另外，“有一定影响”通常有地域限制，即在一定的区域范围内产生影响。根据司法实践，“有一定影响”是在一定或者特定的地区具有知名度和影响力，而不是全国性的普遍知名，对“一定影响”标准不能提出过高要求。正是因为地域限制才会出现善意不知他人未注册商标在先使用的情况，但是这种地域限制不应过度放大，限制在与在后主体经营范围无交叉的当地相关市场即可，因为一旦在先使用的未注册商标的影响范围过大或存在一定市场交叉，在后主体的主观状态就有可能被判定为“应知”或“明知”。

第三，关于“原使用范围”要件的认定。对于“原使用范围”的含义，商标法及司法解释亦无明确规定，故需结合商标的基本原理及该条款的立法目的来理解。商标作为一种商业符号，其价值来源于在经营活动中的实际使用。通过在先使用人的经营，使得该商标承载了一定的商誉，在商标标识与商品之间建立起稳固的联系，这种通过使用产生的商誉以及标识与商品之间的联系，是法律需要予以保护的。因此，就“原使用范围”而言，首先需要分析的是通过在先使用人的使用，在哪些商品上已经使得商标与商品之间建立了稳定的联系，并形成了固定的消费群体，然后在这个基础上确定“原使用范围”。而不应只从在先使用人的销售量、销售地域等使用规模方面对“原使用范围”进行界定。上海知产法院审理的原告于松诉北京廿一客食品有限公司及其十一家关联公司侵害商标权纠纷案件中[5]，法院认为，“对原有范围的界定，商标法强调的是使用范围而非使用规模。因此，判断被诉商标的使用是否仍在原有范围内应结合个案的实际情况，从使用方式、使用主体之间的关系和经营模式的特点等方面进行考量。”另有观点认为，“在当今电子商务和移动互联飞速发达的时代，商品流通已经跨越传统的地理界限，商标地域性原则已经受到挑战，所以限制地域范围和生产规模已经毫无意义。”“在先使用人经营的实体店在他人商标注册后，开始入驻移动互联平台接单，通过外卖配送的方式不应认定为改变原有使用方式。因为，入驻移动互联平台的仍是原先的实体店，且移动互联平台、外卖配送是技术发展的结果，改变了传统的生产、生活方式。”[6]

在588号案件中，两个解释方法的适用值得借鉴：一是目的解释方法的适用。法律规定对“原使用范围”并无细化规定，但通过适用文义解释方法，即按照日常语言使用方式，能够解读为对在先使用人关于商品、标识、主体、地域范围的限定，其作为适用该条款的要件之一，应当具有实质性的意义。即在文义解释的方法之下，“原使用范围”虽然不是十分具体但是有一个大致的轮廓。该案中，二审法院认定在先使用人的后续使用行为，主体上仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”；“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”；但使用行为的规模不受在先使用规模的限制。关于使用规模的认定，裁判者是结合该条款的立法目的、商标本身的特征以及经营活动的特点等因素综合作出的分析意见（目的解释）。二是注重法律解释体系性。该案二审法院将争议焦点归纳为我国现行商标法第59条第3款的适用问题，但并没有仅仅局限在该法条本身，而是兼顾了我国现行商标法、反不正当竞争法和相关司法解释的规定，在证成的过程中呈现出体系性，避免了断章取义和形式主义。

“原使用范围”要件的审查中关于使用主体的确定也是容易引起争议和分歧的问题。有观点认为有权行使在先使用抗辩的主体只能限定为在先使用人本人，并以最高法院的判例为依据。最高法院在林明恺案件中提出：“作为一项抗辩事由，该不侵权抗辩仅应由在先使用人自行提出。在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。”从最高法院的观点来看，能否理解为除了原始在先使用人自己，其他任何主体均不能援引在先使用抗辩。我个人理解最高法院在该案的观点是指如果在先使用人将在先使用的标识在权利人的商标注册之后又许可他人使用，他人主张在先使用抗辩不能成立。但如果在权利商标注册之前，已经存在被许可使用的情形，则被许可人同样可以视为“在先使用人”的范畴。“在先使用有一定影响的未注册商标所有人本人和其被许可人以及受让人均有资格主张在先使用抗辩，至于抗辩能否成立，则要根据其他要件予以判断。”[7]588号案件中法院的裁判观点亦认可在先使用的主体包括被许可人。[8]

[1]《商标先用权抗辩制度若干问题研究－以最高人民法院公布的部分典型案例为研究范本》，佟姝，载《法律适用》2016年第9期。

[2] 详见（2018）最高法民再43号民事判决书。

[3] 详见（2019）桂01民初3359号民事判决书。

[4] 详见（2015）京知民终字第588号民事判决书。

[5] 详见（2020）沪73民终81号民事判决书。